《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》解读

　　【编者按】　《专利审查指南》（下称《指南》）是我国专利法及其实施细则的具体化，是国家知识产权局专利局和国家知识产权局专利复审委员会依法行政的依据和标准，也是有关当事人应当遵守的规章。为贯彻落实中共中央国务院的政策要求，满足社会各界对于专利审查的迫切需求，国家知识产权局启动了此次《指南》修改工作，目前正在就《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》公开征求意见。针对此次《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》中的一些社会各界较为关注的热点问题，本报邀请国家知识产权局专利局审查业务管理部有关人员进行相关解读，以飨读者。

　　 关于不授予专利权的申请

　　（《指南》第二部分第一章的修改）

　　《中共中央 国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》等政策文件，对研究完善商业模式知识产权保护制度提出了明确要求，并且产业界对此也有较为强烈的需求。因此，国家知识产权局专利局对此问题进行了专题研究调研，并将其纳入此次《指南》修改内容中。

　　现行《指南》规定，商业实施等方面的管理方法及制度作为智力活动的规则和方法，属于不授予专利权的客体，并明确“组织、生产、商业实施和经济等方面的管理方法及制度”“统计、会计和记账的方法”等纯粹的商业模式不应当被授予专利权。

　　然而，随着互联网技术的发展，涉及金融、保险、证券、租赁、拍卖、投资、营销、广告、经营管理等领域的商业模式创新不断涌现，这些新商业模式市场运行效果好、用户体验佳，提升了资源配置和流动效率，节约了社会成本，增进了社会福利。因此，应当对此类商业模式创新中的技术方案给予积极鼓励和恰当保护，不能仅仅因为技术方案包含商业规则和方法就不授予专利权。

　　改进点

　　此次修改草案明确规定：涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据我国专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。

　　 关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定

　 　 （《指南》第二部分第九章的修改）

　　目前，关于计算机程序改进的发明越来越多，但是现有的权利要求表达方式却存在形式单一或有些发明难以表达，以及保护范围理解易产生分歧的问题。因此，此次《指南》修改试图为创新主体提供更加丰富、更为清楚的权利要求撰写方式，以充分保护涉及计算机程序的发明创造。

　　1.进一步明确“计算机程序本身”不同于“涉及计算机程序的发明”，允许采用“介质+计算机程序流程”的权利要求的表达方式（第2节）

　　改进点

　　将第2节第（1）项第1段中的“仅仅记录在载体上的计算机程序”修改为“仅仅记录在载体上的计算机程序本身”，第3段中的“仅由所记录的程序限定的计算机可读存储介质”修改为“仅由所记录的程序本身限定的计算机可读存储介质”，即均增加“本身”，以进一步明确“计算机程序本身”不同于“涉及计算机程序的发明”。

　　对于“计算机程序本身”，《指南》第二部分第九章第1节给出了明确定义：“本章所说的计算机程序本身是……代码化指令序列，或者可被自动转换成代码化指令序列的符号化指令序列或者符号化语句序列”，“计算机程序本身”属于智力活动的规则和方法，系我国专利法第二十五条第一款第（二）项予以排除的主题。而对于“涉及计算机程序的发明”，例如“介质+计算机程序流程”的发明，不属于所述排除的主题，应进一步判断其是否符合我国专利法第二条等其他法律规定。同时，区别“计算机程序本身”和“涉及计算机程序的发明”，也可以进一步明确版权法与专利法在涉及计算机程序保护方面的区别。不同于版权法，我国专利法保护的是根据计算机程序流程的先后顺序以自然语言描述的完整的技术方案。

　　2.明确装置权利要求的组成部分可以包括程序（第5.2节）

　　改进点

　　将《指南》第二部分第九章第5.2节第1段第1句中的“即实现该方法的装置”修改为“例如实现该方法的装置”。从“即”修改为“例如”，意在以最少修改字数开放原有的封闭式描述。删除现行《指南》第5.2节第1段中“并详细描述该计算机程序的各项功能是由哪些组成部分完成以及如何完成这些功能”，第1段最后增加“所述组成部分不仅可以包括硬件，还可以包括程序”。

　　计算机产品的特点在于软件与硬件是两个协同工作的组成部分，因而，在产品权利要求中可以针对其程序流程的改进直接、明确地进行描述。上述修改明确了程序可以作为装置权利要求的组成部分，从而可以更加直接清楚地描述改进仅仅在于计算机程序流程的产品权利要求。

　　3.将“功能模块”修改为“程序模块”（第5.2节）

　　改进点

　　将现行《指南》第5.2节第2段中如下内容“则这种装置权利要求中的各组成部分应当理解为实现该程序流程各步骤或该方法各步骤所必须建立的功能模块，由这样一组功能模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的功能模块构架，而不应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置”中涉及的“功能模块”修改为“程序模块”，以更好地反映技术本质，同时避免与一般“功能性限定”相混淆。

　　按照上述说明修订《指南》后，对于“全部以计算机程序流程为依据”的方案，可以撰写为方法权利要求，“功能模块构架”（或“程序模块构架”）权利要求，也可以采用更直接的表达方式，例如撰写为“一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述程序时实现以下步骤……”或“一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序（指令），其特征在于，该程序（指令）被处理器执行时实现以下步骤……”。

　　4.删除第3节【例9】

　　改进点

　　删除对现行审查实践已无指导意义的【例9】。

　　 关于化学领域发明专利申请审查的若干规定

　　（《指南》第二部分第十章的修改）

　　补交实验数据是化学领域常见的情况，目前部分公众对《指南》中的规定“申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑”可能存在误解。因此，此次《指南》修改进行了澄清，并进一步明确了如何进行审查。

　　涉及申请人补交的实验数据相关内容（第3.4节）

　　改进点

　　此次《指南》修改，增第3.5节“关于补交的实验数据”，将现行《指南》第3.4节第（2）项涉及补交的实验数据的内容移至第3.5节。将“申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑”修改为“对于申请日后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。”

　　通过上述修改，明确审查员应当对申请人补交的实验数据进行审查，对有关措辞可能带来的对补交的实验数据不予审查的误解作出澄清，并对其中“判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准”的原则在补交实验数据的审查中如何体现予以说明，强调补充实验数据所证明的技术效果与申请日公开事实的内在必然联系，这也是专利制度先申请制的本质要求。

　　 关于无效宣告请求的审查

　　（《指南》第四部分第三章的修改）

　　1.适度放开专利文件的修改方式

　　实践中，专利权人希望专利文件的修改方式能够更加灵活，允许补入权利要求中或者说明书中记载的技术特征，允许修正明显错误。对此，此次《指南》修改给予了充分考虑和积极响应。

　　改进点

　　此次《指南》修改建议适度放开专利文件的修改方式，允许在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围，并允许对权利要求书中的明显错误进行修正（第4.2节、第4.6.2节、第4.6.3节），有效地保护其智慧贡献。

　　需要注意的是，允许以补入其他权利要求中记载的技术特征的方式修改权利要求，并不等于允许对权利要求书中记载的技术特征进行任意组合，修改后的权利要求还需要满足我国专利法第三十三条等相关法律法规的规定。

　　2.调整有关请求人增加无效宣告理由和补充证据的规定

　　我国专利法实施细则第六十七条对请求人增加理由和补充证据的时机加以限制，其目的是为了防止请求人在法定时限内怠于提出无效宣告理由和举证，而在专利权人答辩之后进行证据“突袭”。因此，现行《指南》第4.2节第（2）项（i）规定：“针对专利权人以合并方式修改的权利要求”允许在指定期限内增加无效宣告理由，旨在给与请求人针对专利权人所作修改调整其无效宣告理由的机会，而非允许请求人提出原本应在专利权人作出修改前提出的无效宣告理由。据此，本次《指南》修改明确了请求人“针对专利权人以删除以外的方式修改的权利要求”增加无效宣告理由的，应当仅“针对修改内容”增加无效宣告理由。

　　改进点

　　删除现行《指南》第4.3.1节第（2）项（i）中关于“针对专利权人以合并方式修改的权利要求”允许请求人在指定期限内补充证据的规定。为有效解决争议，请求人在提出无效宣告请求时或者在1个月的法定期限内，应当对其主张应予宣告无效的所有权利要求及其技术特征整体考虑并提交相应的证据。在修改属于通过补入其他权利要求中记载的技术特征对权利要求进一步限定的情况下，由于修改后的权利要求并未引入此前权利要求书中不存在的技术特征，因此请求人可以对证据组合方式进行调整，但不能补充证据。

　　 关于专利申请文档

　　（《指南》第五部分第四章的修改）

　　1.增加允许查阅和复制的内容（第5.2节）

　　现行《指南》规定，对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷，只能查阅和复制该专利申请案卷中直到公布日为止的有关内容。这一规定不利于技术传播，影响公众及时获得专利审查过程信息和对专利审查工作进行监督。

　　改进点

　　此次《指南》修改，建议增加允许公众查阅和复制的内容，删除《指南》第5.2节第（2）项中“直到公布日为止”的规定，将公众可以查阅和复制的范围扩大到实质审查程序，包括向申请人发出的通知书、检索报告和决定书；在《指南》第5.2节第（3）项中，对于已经公告授予专利权的专利申请案卷，将国家知识产权局专利局发出的“检索报告”列入允许查阅和复制的内容。此外，由于《指南》第5.1节“查阅和复制的原则”中已经明确了是否允许查阅和复制的判断原则，可据此确定文件是否允许查阅和复制，因此建议删除第5.2节第（5）项规定：“除上述内容之外，其他文件不得查阅或者复制。”

　　2.关于期限、权利的恢复、中止（第五部分第七章的修改）

　　2013年1月1日，新修订的《民事诉讼法》正式施行，其加强了对有关单位履行扣押、冻结财产等协助执行义务方面的要求。

　　改进点

　　此次《指南》修改明确对于人民法院要求国家知识产权局专利局协助执行财产保全而执行中止程序的，专利局应当按照民事裁定书及协助执行通知书写明的财产保全期限中止有关程序；中止期限届满后，人民法院要求继续采取财产保全措施的，应当在期限届满前将继续保全的协助执行通知书送达专利局，经审核符合规定的，中止期限予以续展；根据我国专利法实施细则第八十六条至八十八条的规定，规范涉及无效宣告程序的中止期限要求。（知识产权报　张宪锋　周文　周胡斌）

　　—相关链接—

　　《专利审查指南》修改历程

　　2015年11月至2016年2月，国家知识产权局专利局审查业务管理部召开《专利审查指南》修改工作启动会议，针对现行《专利审查指南》向社会各界征集修改建议；起草组针对征集的修改建议逐条进行研究，提出《专利审查指南》修改要点385条。

　　2016年3月，起草组、统稿组以及相关领域专家针对修改要点召开多次专题研讨会，将修改要点集中至185条。2016年4月至6月，在统筹考虑指南拟修改内容的重要性、必要性、紧迫性等因素的基础上，确定《专利审查指南》修改要点22条，并开始起草《专利审查指南（初稿）》。

　　2016年7月至8月，统稿组对《专利审查指南（修改意见稿）》进行审稿，并针对热点、难点先后召开多次专题研讨会。

　　2016年9月，起草组面向国家知识产权局专利局专利审查部门及京外专利审查协作中心召开《专利审查指南》修改视频说明会征求意见，同时面向部分企业、专利代理机构征求意见，并针对收集的意见反馈，对《专利审查指南（初稿）》进一步完善，并报送国家知识产权局条法司。

　　2016年10月，为了更广泛地听取社会各界的意见和建议，国家知识产权局条法司将《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》通过国务院法制办公室、国家知识产权局政府网站公布，公开征求社会各界意见。